特許は、事業を守り育てるために取得するものである。特許を取得すること自体が目的化してはならない。事業を守り育てるツールとして機能する内容で特許を取得することを目的とするべきである。
　そのような内容を有する特許を取得するためには、研究開発に携わる皆さんの関与が不可欠である。拒絶理由の応答は言葉のゲームではない。本件特許出願の発明の内容と引例に記載された技術内容の双方を深く理解し、その差異を的確に把握した上でロジックを組み立てていくものである。自社の事業が今後向かっていく方向を念頭におきつつ、技術の深い理解に基づいて拒絶理由へ応答するには、研究開発に携わる皆さん自身による分析と検討が不可欠である。

　しかし、拒絶理由の応答には、相応の技術が求められる。特許される内容が重要なのであるから、拒絶理由を解消できるかどうかのボーダーラインの近くで頑張らなければならないことも頻繁に起こる。そのようなとき、ボーダーラインがどこにあるかを正確に把握し、拒絶理由を解消するパワフルで訴求力の高い主張を準備する技術が要求される。このような技術は、単に特許庁の審査基準を読んだり、判決例をみたりするだけでは身につかない。実務を数多く経験し、自分の頭で考えることが不可欠である。しかし、研究開発の方々にとって、経験に基づいて特許実務の勉強をすることはなかなか困難である。

　こうした事情を踏まえて本書を執筆した。本書では、拒絶理由対応の基本知識から比較的高度な技術まで、ノウハウを含めてわかりやすく解説した。拒絶理由への対応があまり上手でなくても特許されることはある。しかし、優れた対応をすれば特許される確度も高まるし、何よりも望む内容での特許を得ることが可能となる。拒絶理由対応は奥の深い世界である。本書に書かれていることをしっかり身につけていただければ、 これまでとは異なる、高いレベルの拒絶理由対応が可能となるはずである。

　事業に貢献する特許を取得するために最も重要なこと―　それは、“気迫”だと思う。
　特許出願の明細書を準備するとき、拒絶理由対応のとき、異議申立や無効審判、訴訟において特許が攻撃を受けたとき・・・・それぞれの場面において、妥協することなく欲しい権利を確保する気迫。
　本書で紹介するさまざまな知識や手法は、この“気迫”を、訴求力のある文書に置き換えるためのものである。

◆はじめに

緒言

第１章　何のために特許をとるのか
　　１．事業に貢献する特許とはどのようなものか
　　　　1.1 活用シーンから考える事業に貢献する特許権の条件
　　　　　　・参入障壁
　　　　　　・防御手段
　　　　　　・ライセンス・クロスライセンス
　　　　　　・権利行使
　　　　1.2 発明の“点”と“面”を繋げる特許技術の重要性
　　２．研究開発・事業部等の担当者が特許スキルを身につけることの大切さ
　　３．哲学をもって権利を取得する
 

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◆第1部 拒絶理由対応の基本事項理解

第２章　特許出願～権利化～権利消滅までのフローと拒絶理由対応に必要な予備知識
　　１．パートⅠ：特許出願から拒絶理由通知を受け取るまでのフローと実務
　　　　1.1 先行技術調査
　　　　1.2 自発補正
　　　　　　1.2.1 自発補正
　　　　　　1.2.2 上申書
　　　　1.3 特許出願
　　　　　　1.3.1 特許出願料について
　　　　　　1.3.2 特許要件とは
　　　　1.4 出願審査請求
　　　　1.5 早期審査制度
　　　　1.6 国内優先権の活用
　　２．パートⅡ：拒絶理由通知を受け取った後、設定登録（権利化）までのフローと実務
　　　　2.1 拒絶理由通知とは
　　　　　　2.1.1 拒絶理由通知の書誌事項
　　　　　　2.1.2 拒絶理由の内容
　　　　2.2 意見書
　　　　　　2.2.1 意見書の基本
　　　　　　2.2.2 意見書の例
　　　　2.3 補正書
　　　　　　2.3.1 補正の時期と補正のルール
　　　　　　2.3.2 補正の例
　　　　　　2.3.3 最後の拒絶理由通知に対して補正がなされた後の審査フロー
　　　　2.4 実験成績証明書
　　　　　　2.4.1 実験成績証明書の役割とフォーマット
　　　　　　2.4.2 実験成績証明書フォーマット
　　　　2.5 審査官面談（電話、面接）
　　　　　　2.5.1 面接の要請方法
　　　　　　2.5.2 上申書のフォーマット
　　　　2.6 分割出願の活用
　　　　　　2.6.1 提出書類
　　　　　　2.6.2 分割出願の願書フォーマット
　　　　　　2.6.3 上申書フォーマット
　　　　　　2.6.4 上申の内容について
　　　　　　2.6.5 分割出願の活用シーン
　　　　　　　　　・シーン１ 単一性違反の解消
　　　　　　　　　・シーン２ 早期権利化とより広い権利に向けた再チャレンジの両取り
　　　　　　　　　・シーン３ 仕切り直し
　　　　　　　　　・シーン４ 保険
　　　　　　　　　・シーン５ 参入障壁の構築
　　　　　　　　　・シーン６ 権利行使の準備としての玉増やし
　　　　2.7 拒絶査定不服審判の活用
　　　　　　2.7.1 拒絶査定とは
　　　　　　2.7.2 拒絶査定不服審判
　　　　　　2.7.3 審査前置
　３．パートⅢ：権利化した後、権利消滅までのフローと実務
　　　　3.1 特許査定
　　　　3.2 設定登録
　　　　3.3 特許公報発行
　　　　3.4 異議申立制度と防御手段
　　　　　　3.4.1 意見書の提出
　　　　　　3.4.2 審判官との面接

第３章　拒絶理由通知書の読み方
　　１．拒絶理由通知書を受け取ったらするべきこと
　　　　1.1 書誌事項を確認する
　　　　　　1.1.1 拒絶理由の発送日
　　　　　　1.1.2 「最初」の拒絶理由か「最後」の拒絶理由か
　　　　　　1.1.3 引用文献の確認
　　　　　　1.1.4 拒絶理由の条文、拒絶されていない請求項の有無等の確認
　　　　1.2 書誌事項の確認の後、拒絶理由の内容を確認する
　　　　　　1.2.1 拒絶理由の内容は何かを確認する
　　　　　　1.2.2 拒絶理由の論理構成を正しく理解しよう
　　２．進歩性欠如の拒絶理由
　　　　2.1 審査官の進歩性有無の判断手法・ロジック
　　　　　　2.1.1 進歩性欠如の拒絶理由への対応の基本的な流れ
　　　　2.2 進歩性が肯定される方向に働く要素～「阻害要因」～
　　３．記載要件不備による拒絶理由
　　４．拒絶理由通知にこめられた“特許性を示唆するメッセージ”の読み取り方
　　　　4.1 メッセージの例

第４章　新規性欠如の拒絶理由への対応
　　１．“引用発明”を理解しよう
　　　　1.1 引用発明の見つけ方
　　　　1.2 引用発明になり得るものは、どのようなものがあるか
　　２．新規性欠如の拒絶理由に対する補正
　　３．パラメータ発明における新規性欠如の拒絶理由対応

第５章　進歩性欠如の拒絶理由への対応
　　０．拒絶理由の内容が、進歩性欠如の拒絶理由であった場合にするべきこと
　　　　0.1 拒絶理由通知書に記載されている引例を分類する
　　　　0.2 主引用発明は何かを確認する
　　　　0.3 進歩性の論理構成はどのように行われているのかを確認する
　　１．パターン別攻略法（定石、キーフレーズ）
　　２．組み合わせ容易の拒絶理由
　　　　2.1 審査における認定ステップ
　　　　2.2 攻めどころ
　　３．置換容易の拒絶理由
　　　　3.1 審査における認定ステップ
　　　　3.2 攻めどころ
　　４．周知慣用技術、設計事項を指摘する拒絶理由
　　　　4.1 審査における認定ステップ
　　　　4.2 攻めどころ
　　５．攻略方法～事例
　　　　5.1 意見書での主張例１～不適切な主張の例～その１
　　　　5.2 意見書での主張例２～不適切な主張の例～その２
　　　　5.3 意見書での主張例３～有効な主張の例～その１
　　　　5.4 意見書での主張例４～有効な主張の例～その２
　　６．進歩性を認めさせる“顕著な効果”の主張の仕方
　　７．拒絶理由通知書の分析―拒絶理由の弱いところの見つけ方
　　　　7.1 事例１　題材：ハードコート剤組成物
　　　　7.2 事例２　題材：化粧料
　　　　7.3 事例３　題材：界面活性剤

第６章　記載要件に関する拒絶理由への対応
　　はじめに
　　１．記載要件に関する拒絶理由の種類（適用条文・類型）
　　　　1.1 特許法第36条第4項第1号（実施可能要件）
　　　　　　1.1.1 実施可能要件に関する拒絶理由の類型（審査基準より）
　　　　　　1.1.2 基本的な考え方（審査基準より）
　　　　　　1.1.3 関連用語の説明
　　　　1.2 特許法第36条第6項第1号（サポート要件）
　　　　　　1.2.1 拒絶理由の類型（審査基準より）
　　　　　　1.2.2 基本的な考え方
　　　　1.3 特許法第36条第6項第2号（明確性要件）
　　　　　　1.3.1 拒絶理由の類型（審査基準より）
　　　　　　1.3.2 基本的な考え方
　　２．基本的な対応
　　３．例題～記載要件を満たすことをどのように主張するか～
　　　　3.1 例題１：ウォーミングアップ
　　　　3.2 例題２：第36条第6項第1号＋第36条第4項第1号のセット
　　　　3.3 例題３：パラメータの制御性
　　　　3.4 例題４：発明の目的が不明確であるために記載要件違反を指摘される例
　　　　　　　　　　　（参考：平成25 年（行ケ）第10271 号審決取消請求事件，参考特許文献：特開平8-224075号公報）
　　　　3.5 例題５：「平均粒径」の測定方法が明細書に記載されていない例
　　　　　　　　　　　（参考：平成17 年（行ケ）第10661 号特許取消決定取消請求事件，参考特許文献：特開平8-134147 号公報）
　　　　3.6 例題６：請求項に記載の成分の一部についてしか実施例が示されていない場合
　　　　　　　　　　　（参考審決：無効2004 － 80155，参考特許文献：特開2000-4836 号公報）

　第7章 その他の拒絶理由への対応
　　１．特許法第29条第1項柱書
　　　　1.1 特許法第２９条第１項柱書に関する拒絶理由の類型（審査基準より）
　　　　1.2 例題：産業上の利用可能性に関する拒絶理由（参考特許文献：再公表W02006/004110，特許第5009619 号）
　　２．特許法第39条
　　　　2.1 実質的要件の判断基準および対応
　　　　2.2 例題：原出願の請求項に記載の発明と分割出願の請求項に記載の発明との同一性
　　　　　　　　　　（参考：審査ハンドブック附属書A「特許・実用新案審査基準」事例集）
　　３．特許法第29条の2
　　　　3.1 形式的要件（審査基準より）
　　　　3.2 実質的要件の判断基準および対応
　　４．特許法第37条
　　　　4.1 基本的な考え方
　　　　4.2 単一性に関する拒絶理由および対応
　　５．補正要件に関する拒絶理由
　　　　5.1 特許法第１７条の２第３項
　　　　5.2 特許法第１７条の２第４項
　　　　5.3 特許法第１７条の２第５項および第６項

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◆第２部 より高度な対応力を身に着ける応用テクニック・事例考察

　第８章 化学分野に特徴的な発明における拒絶理由の攻略法
　　１．組成物発明
　　　　1.1 例題：組成物発明に対する拒絶理由への反論方針
　　　　1.2 組成物発明についての説明
　　２．用途発明
　　　　2.1 用途発明とは
　　　　2.2 例題：用途発明に対する拒絶理由と反論のポイント
　　　　　　　　　　（参考：平成15年（行ケ）104号 特許取消決定取消請求事件，参考特許文献：特許第3020757号）
　　　　2.3 食品の用途発明
　　３．選択発明
　　　　3.1 例題：引用文献に記載の発明に対して選択発明として差別化するには（参考：審査基準）
　　　　3.2 選択発明についての説明
　　４．数値限定発明、パラメータ発明
　　　　4.1 数値限定発明
　　　　4.2 数値限定発明における拒絶理由対応
　　　　4.3 数値限定発明に関する例題
　　　　　　4.3.1 例題１：ウォーミングアップ
　　　　　　4.3.2 例題２：数値限定発明の進歩性
　　　　　　4.3.3 例題３：出願時の技術水準に対する進歩性の主張
　　　　　　　　　　　　　　（参考：審査ハンドブック附属書D 事例60 － 3，平成20 年（行ケ）第10210 号審決取消請求事件）
　　　　4.4 パラメータ発明
　　　　4.5 パラメータ発明における拒絶理由対応
　　　　4.6 パラメータ発明に関する例題 

　第９章 進歩性拒絶理由解消のためのテクニック
　　1．18のアプローチ手段
　　　　1.1 引例を精査して“阻害要因”を抽出する
　　　　1.2 “周知技術”と認定された技術内容の精査と動機付けの検証
　　　　1.3 “周知技術”の足し算の検証
　　　　1.4 “周知技術”を分解して考える
　　　　1.5 主引用発明を、（請求項１＋明細書記載事項）により認定されたときの対応
　　　　1.6 請求項１発明を主発明とする、単一文献による進歩性否定への対応
　　　　1.7 Ａの下位概念ａと、Ｂの下位概念ｂとの組み合わせによる選択発明の進歩性主張
　　　　1.8 数値限定発明の進歩性主張
　　　　1.9 用途違いの進歩性主張
　　　　1.10 請求項１発明の改変を含む拒絶理由への対応
　　　　1.11  実施例記載発明の改変を含む拒絶理由への対応
　　　　1.12  “一体不可分”の主張
　　　　1.13  課題の下位概念化
　　　　1.14  パラメータ発明の進歩性の主張では、新規課題の解決がキーワード
　　　　1.15  “容易の容易論”
　　　　1.16  専門家から見た引用発明との相違をわかりやすく説明することの大切さ
　　　　1.17  層構造変更に関する容易想到性の否定の仕方
　　　　1.18 “当業者の予測を超える効果”の主張の仕方
　　２．進歩性拒絶理由対応のヒントとなる判決例
　　　　2.1 周知技術の適用を阻害する要因が存在したとして進歩性が肯定された例
　　　　2.2 刊行物1の発明に刊行物2の構成を適用する動機づけは存在するとして進歩性を否定した審決が支持された例
　　　　2.3 構成の置き換えが当業者に容易になし得るものとは認めることができないとされた例
　　　　2.4 引用例に周知技術を組み合わせることを妨げる事情の存在により容易想到ではないとされた例
　　　　2.5 本願の発明の相違点に係る構成を後から論理付けしたものと判断した例
　　　　2.6 数値限定発明の進歩性が認められた事例
　　　　2.7 組成物発明における構成の置換の容易想到性が否定された例

　第１０章 事例問題ケーススタディ～どのような方針で意見書を作成するべきか～
　　１．事例１ 主引例に周知慣用技術を適用する拒絶理由通知への対応ノウハウ
　　　　キーワード：食品包装材、積層体、周知慣用技術、動機付け、パラメータ
　　　　1.1 事例の説明
　　　　1.2 拒絶理由対応の解説
　　　　　　・プレシオ流アプローチ　　・具体的な反論内容について　・上級者向けアプローチ
　　　　1.3 参考判決：平成23年（行ケ）第10239号
　　２．事例２ 組み合わせ容易の拒絶理由への対応ノウハウ
　　　　キーワード：半導体材料、動機付け
　　　　2.1 事例の説明
　　　　2.2 拒絶理由対応の解説
　　　　　　・プレシオ流アプローチ　　・具体的な反論内容について　・上級者向けアプローチ
　　　　2.3 参考判決：平成23年（行ケ）第10316号
　　３．事例３ 組み合わせ容易の拒絶理由への対応ノウハウ
　　　　キーワード：塗料、動機付け
　　　　3.1 事例の説明
　　　　3.2 拒絶理由対応の解説
　　　　　　・プレシオ流アプローチ　　・具体的な反論内容について　　・上級者向けアプローチ
　　　　3.3 参考判決：平成22年（行ケ）第10273号
　　４．事例４ 組み合わせ容易の拒絶理由への対応ノウハウ
　　　　キーワード：医薬品、動機付け
　　　　4.1 事例の説明
　　　　4.2 拒絶理由対応の解説
　　　　　　・プレシオ流アプローチ　　・具体的な反論内容について　　・上級者向けアプローチ
　　　　4.3 参考判決：平成20年（行ケ）第10261号
　　５．事例５ 組み合わせ容易の拒絶理由への対応ノウハウ
　　　　キーワード：樹脂組成物、阻害要因、動機付け
　　　　5.1 事例の説明
　　　　5.2 拒絶理由対応の解説
　　　　　　・プレシオ流アプローチ　　・具体的な反論内容について　　・上級者向けアプローチ
　　　　5.3 参考判決：平成20年（行ケ）第10205号
　　６．事例６ 組み合わせ容易の拒絶理由への対応ノウハウ
　　　　キーワード：樹脂組成物、ポリマー、阻害要因
　　　　6.1 事例の説明
　　　　6.2 拒絶理由対応の解説
　　　　　　・プレシオ流アプローチ　　・具体的な反論内容について　　・上級者向けアプローチ
　　　　6.3 参考判決：平成23年（行ケ）第10152号
　　７．事例７ 実施可能要件の拒絶理由への対応ノウハウ
　　　　キーワード：膜、製造方法
　　　　7.1 事例の説明
　　　　7.2 拒絶理由対応の解説
　　　　　　・プレシオ流アプローチ　　・具体的な反論内容について　　・上級者向けアプローチ
　　　　7.3 参考判決：平成22年（行ケ）第10247号
　　８．事例８ 主引例に周知慣用技術を適用する拒絶理由通知への対応ノウハウ
　　　　キーワード：電池材料、阻害要因
　　　　8.1 事例の説明
　　　　8.2 拒絶理由対応の解説
　　　　　　・プレシオ流アプローチ　　・具体的な反論内容について　　・上級者向けアプローチ
　　　　8.3 参考判決：平成19年（行ケ）第10007号
　　９．事例９ 新規性違反の拒絶理由への対応ノウハウ
　　　　キーワード：半導体材料、引用文献の開示
　　　　9.1 事例の説明
　　　　9.2 拒絶理由対応の解説
　　　　　　・プレシオ流アプローチ　　・具体的な反論内容について　　・上級者向けアプローチ
　　　　9.3 参考判決：平成20年（行ケ）第10196号
　　１０．事例１０ 主引例に周知慣用技術を適用する拒絶理由通知への対応ノウハウ
　　　　キーワード：装置、引用発明の認定
　　　　10.1 事例の説明
　　　　10.2 拒絶理由対応の解説
　　　　　　・プレシオ流アプローチ　　・具体的な反論内容について　　・上級者向けアプローチ
　　　　10.3 参考判決：平成22年（行ケ）第10237号

　第１１章 知財高裁で勝訴した判決例をもとにした分野別事例問題
　　１．材料分野の事例
　　　　・問題：「主引用発明」と「他の技術事項」との組み合わせに対して反論せよ
　　　　1.1 事例の説明
　　　　1.2 事例分析
　　　　1.3 拒絶理由への応答方針
　　　　1.4 反論骨子
　　　　1.5 本事例のポイント
　　２．樹脂分野、化合物分野の事例
　　　　・問題：「主引用発明」と「他の技術事項」との組み合わせに対して反論せよ
　　　　2.1 事例の説明
　　　　2.2 事例分析
　　　　2.3 拒絶理由への応答方針
　　　　2.4 反論骨子
　　　　2.5 本事例のポイント
　　３．材料分野の事例
　　　　・問題：「主引用発明」と「他の技術事項」との組み合わせに対して反論せよ
　　　　3.1 事例の説明
　　　　3.2 事例分析
　　　　3.3 拒絶理由への応答方針
　　　　3.4 反論骨子
　　　　3.5 本事例のポイント
　　４．医療用材料分野の事例
　　　　・問題：「主引用発明」の認定に対して反論せよ
　　　　4.1 事例の説明
　　　　4.2 事例分析
　　　　4.3 拒絶理由への応答方針
　　　　4.4 反論骨子
　　　　4.5 本事例のポイント
　　５．繊維・製紙分野の事例
　　　　・問題：「主引用発明」の認定に対して反論せよ
　　　　5.1 事例の説明
　　　　5.2 事例分析
　　　　5.3 拒絶理由への応答方針
　　　　5.4 反論骨子
　　　　5.5 本事例のポイント

第１２章 想定される拒絶理由内容を見越した明細書の作成
　　１．ケース１：実施例の不足を補う明細書の作り込み
　　　　・作り込みの方針１
　　　　・作り込みの方針２
　　２．ケース２：組み合わせ容易の拒絶理由を回避する作り込み・その１
　　　　・作り込みの方針１
　　　　・作り込みの方針２
　　３．ケース３：組み合わせ容易の拒絶理由を回避する作り込み・その２
　　　　・作り込みの方針１
　　　　・作り込みの方針２
　　４．ケース４：組み合わせ容易の拒絶理由を回避する作り込み・その３
　　　　・作り込みの方針１　　
　　　　・作り込みの方針２
　　　　・作り込みの方針３
　　５．ケース５：先行技術文献に一行記載がある場合の作り込み
　　　　・作り込みの方針
　　６．ケース６：先行技術文献に上位概念が記載されている場合の作り込み
　　　　・作り込みの方針
　　７．ケース７：パラメータ発明における実施例不足を補う作り込み
　　　　・作り込みの方針１
　　　　・作り込みの方針２
　　８．ケース８：実施可能要件をしっかり満たすパラメータ発明明細書の作り込み